Propiedad intelectual en la startup: quién es titular del software que crean fundadores, empleados y desarrolladores

La propiedad intelectual de una startup, y en particular su software, no pertenece a la sociedad por el hecho de que esta lo explote. El texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, atribuye la obra a la persona física que la crea y solo desplaza los derechos a la empresa en supuestos tasados, con reglas distintas para el trabajador asalariado, el fundador y el desarrollador externo. Conviene ordenar esa titularidad antes de una ronda de inversión o de que una empresa extranjera empiece a desarrollar tecnología en España.

¿Por qué revisa el inversor la titularidad de la propiedad intelectual?

La due diligence, la revisión legal que precede a la inversión, comprueba que la sociedad sea titular del código y las invenciones que explota o disponga de una licencia suficiente. Según el artículo 1 de la Ley de Propiedad Intelectual, la propiedad intelectual corresponde al autor por el solo hecho de la creación, y su artículo 5 define al autor como la persona natural que crea la obra; una persona jurídica solo se beneficia de esa protección en los casos que la ley prevé expresamente. Los programas de ordenador son obras protegidas conforme a su artículo 10.1. Si ningún título legal o contractual traslada los derechos, estos permanecen en quien escribió el código.

¿Quién es titular del software desarrollado por un trabajador?

Para el programa de ordenador creado por un trabajador asalariado en el ejercicio de las funciones que le han sido confiadas o siguiendo las instrucciones del empresario, el artículo 97.4 atribuye al empresario, en exclusiva y salvo pacto en contrario, los derechos de explotación tanto del programa fuente como del programa objeto.

La regla tiene dos límites. Alcanza solo a los derechos de explotación, porque los derechos morales, entre ellos el reconocimiento de la autoría y el respeto a la integridad de la obra, son irrenunciables e inalienables según el artículo 14. Y requiere que el programa se cree dentro de las funciones del trabajador o por instrucciones del empresario, de modo que lo desarrollado al margen de ellas queda fuera. Conviene describir esas funciones con precisión en el contrato de trabajo y, para el resto de obras, pactar la cesión por escrito.

¿Qué ocurre con las demás obras creadas en régimen laboral?

Los diseños de interfaz, los textos o el material gráfico siguen el régimen general del artículo 51: la transmisión al empresario se rige por lo pactado por escrito en el contrato y, a falta de pacto escrito, el artículo 51.2 presume la cesión en exclusiva y con el alcance necesario para la actividad habitual del empresario en el momento de la entrega de la obra.

La presunción queda fijada en esa fecha. Si la sociedad amplía después su actividad, por ejemplo licenciando a terceros una herramienta concebida para uso interno, el artículo 51.3 le impide utilizar la obra para fines distintos de los que resultan de la cesión.

Fundadores y desarrolladores externos: la cesión debe ser expresa y constar por escrito

El artículo 97.4 exige un trabajador asalariado, es decir, quien presta servicios retribuidos por cuenta ajena y dentro del ámbito de organización y dirección del empresario, como lo define el artículo 1.1 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre. La regla no alcanza, por tanto, al programador autónomo ni a la empresa de desarrollo contratada, y en principio tampoco al fundador que no trabaja por cuenta ajena para la sociedad ni al código escrito antes de constituirla.

En todos estos casos rige la cesión contractual de los artículos 43 a 48 de la Ley de Propiedad Intelectual. La cesión queda limitada a los derechos cedidos, a las modalidades de explotación expresamente previstas y al tiempo y territorio que se determinen, según el artículo 43.1. Si no se menciona el tiempo, la transmisión se limita a cinco años; si no se menciona el territorio, al país en que se realiza la cesión, y si no se concretan las modalidades, a la que resulte indispensable para la finalidad del contrato, conforme al artículo 43.2. Es nula la cesión del conjunto de las obras que el autor pueda crear en el futuro, según el artículo 43.3.

Toda cesión debe formalizarse por escrito y, si el cesionario no lo hace tras un requerimiento fehaciente, el autor puede resolver el contrato, según el artículo 45. La exclusividad debe otorgarse expresamente, conforme al artículo 48. El contrato con el desarrollador externo necesita, por tanto, una cláusula de cesión que identifique el programa, los derechos, las modalidades, la duración y el territorio.

Si varios fundadores programan juntos, el programa resultante es propiedad común en la proporción que determinen, según el artículo 97.3, y para divulgar o modificar la obra se requiere el consentimiento de todos los coautores, conforme al artículo 7.2. El fundador que abandona el proyecto sin haber cedido su parte conserva ese poder de veto, de ahí que la cesión y el régimen del socio saliente se resuelvan en el pacto de socios.

Invenciones laborales y patentes

El artículo 4.4 de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes, excluye los programas de ordenador de las invenciones patentables, aunque solo en la medida en que la solicitud se refiera exclusivamente a ellos considerados como tales, como precisa su artículo 4.5. Las invenciones técnicas siguen su propio régimen de titularidad:

• pertenecen al empresario las del empleado o prestador de servicios fruto de una actividad de investigación que constituya, explícita o implícitamente, el objeto de su contrato, según el artículo 15.1;
• las demás pertenecen a su autor, según el artículo 16, aunque si en la invención del empleado han influido predominantemente conocimientos o medios de la empresa, el empresario puede asumir su titularidad o reservarse su utilización pagando una compensación económica justa, conforme al artículo 17.

El empleado debe comunicar por escrito las invenciones de los artículos 15 y 17 en el plazo de un mes desde que las concluye, y el empresario dispone de tres meses desde la recepción para comunicar si asume una invención del artículo 17; si no lo hace, su derecho caduca, según el artículo 18. Las invenciones cuya patente se solicita dentro del año siguiente a la extinción de la relación se presumen realizadas durante su vigencia, salvo prueba en contrario, conforme al artículo 19. El régimen general de la patente se expone en nuestra publicación sobre marcas y patentes en España.

¿Cómo se aporta la propiedad intelectual a la sociedad?

El fundador titular de derechos sobre el software o de una patente puede cederlos a la sociedad o aportarlos al capital. Solo son aportables bienes o derechos patrimoniales susceptibles de valoración económica, y en ningún caso el trabajo o los servicios, según el artículo 58 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio.

La escritura de constitución o de ejecución del aumento debe describir la aportación no dineraria, su valoración en euros y la numeración de las participaciones atribuidas, conforme a su artículo 63. En la sociedad limitada no se exige el informe de experto independiente que el artículo 67 impone a la anónima; a cambio, los fundadores, quienes sean socios al acordarse el aumento y quienes adquieran participaciones desembolsadas con la aportación responden solidariamente de su realidad y del valor atribuido, según el artículo 73. Esa responsabilidad prescribe a los cinco años desde la aportación, conforme al artículo 75.

Si lo aportado es una patente o una solicitud de patente, la transmisión debe constar por escrito para ser válida, según el artículo 82.2 de la Ley de Patentes, y solo surte efectos frente a terceros de buena fe desde su inscripción en el Registro de Patentes, conforme al artículo 79.2.

Preguntas frecuentes

¿Puede el contrato de trabajo reservar al trabajador los derechos sobre el software? Sí: la atribución al empresario del artículo 97.4 opera salvo pacto en contrario.

¿Cuánto duran los derechos de explotación sobre un programa de ordenador? Si el autor es una persona física, toda su vida y setenta años después de su muerte, según los artículos 26 y 98.1. Si es una persona jurídica, setenta años desde el 1 de enero del año siguiente al de su divulgación lícita, o al de su creación si no se divulgó, conforme al artículo 98.2.

Cómo le ayudamos en la propiedad intelectual de su startup desde RCM Legal

Existen dos situaciones que suelen dejar el software fuera del patrimonio de la sociedad: el código escrito por los fundadores antes de constituirla y el desarrollado por autónomos o agencias sin cláusula de cesión. Si la due diligence las detecta, la titularidad se regulariza con cesiones posteriores y el calendario de la ronda pasa a depender de que cada autor acepte firmarlas.

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