Marca, nombre comercial y denominación social: qué registrar y dónde

Marca, nombre comercial y denominación social son tres figuras distintas, con registros distintos y efectos distintos, y su confusión está en el origen de buena parte de los conflictos entre empresas por el uso de un nombre. Reservar una denominación social en el Registro Mercantil Central no otorga derechos de marca; registrar una marca en la Oficina Española de Patentes y Marcas no reserva la denominación de la sociedad. Analizamos qué identifica cada una, en qué registro vive y qué conviene registrar.

¿Qué identifica cada figura y en qué registro vive?

La marca es, conforme al artículo 4 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, el signo apropiado para «distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas» y para ser representado en el Registro de Marcas de forma que el objeto de la protección resulte claro y preciso. Identifica lo que se ofrece al mercado.

El nombre comercial es, según el artículo 87.1 de la Ley de Marcas, el signo «que identifica a una empresa en el tráfico mercantil y que sirve para distinguirla de las demás empresas que desarrollan actividades idénticas o similares»: identifica a quien ofrece, no lo ofrecido. Que su artículo 87.2 admita como nombre comercial las razones sociales y las denominaciones de las personas jurídicas explica buena parte de la confusión. Ambas figuras son derechos de propiedad industrial y comparten registro: el artículo 1 de la Ley de Marcas solo prevé esas dos modalidades, inscribibles en el Registro de Marcas, único en todo el territorio nacional y llevado por la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM).

La denominación social no pertenece a esa familia: es el nombre de la persona jurídica y vive en otro registro, la Sección de denominaciones del Registro Mercantil Central, que según el artículo 395 del Reglamento del Registro Mercantil (Real Decreto 1784/1996) reúne las denominaciones de las entidades inscritas y las reservadas temporalmente. Cada sociedad solo puede tener una, conforme al artículo 398.1 del mismo Reglamento.

¿Por qué reservar la denominación social no protege el nombre?

Porque el control del Registro Mercantil Central es de identidad, no de riesgo de confusión. El artículo 407 del Reglamento del Registro Mercantil prohíbe inscribir sociedades cuya denominación sea idéntica a otra ya incluida en la Sección de denominaciones, y el artículo 408 define esa identidad con criterios tasados: coincidencia total, mismas palabras en distinto orden, género o número, adición o supresión de términos genéricos y de partículas de escasa significación, y palabras distintas con notoria semejanza fonética. El artículo 7.1 de la Ley de Sociedades de Capital se limita igualmente a prohibir la denominación idéntica a la de otra sociedad preexistente. Sin la certificación del Registrador Mercantil Central no puede autorizarse la escritura, conforme a los artículos 409 y 413 del Reglamento del Registro Mercantil; la reserva dura seis meses y la certificación, tres, conforme a los artículos 412.1 y 414.1 del mismo Reglamento.

De ahí dos consecuencias que sorprenden al empresario: dos sociedades con nombres muy parecidos pueden coexistir sin obstáculo registral si no hay identidad en el sentido del artículo 408, porque el Registro Mercantil Central no examina en qué sector opera cada una; y, sobre todo, la reserva no impide que un tercero registre ese mismo nombre como marca.

El único filtro de propiedad industrial que opera al otorgar una denominación social es estrecho: la disposición adicional decimocuarta de la Ley de Marcas obliga a los órganos registrales a denegar el nombre o razón social si coincide o puede originar confusión con una marca o nombre comercial renombrados, salvo autorización de su titular. En sentido inverso, la denominación social tampoco es una defensa cómoda: el artículo 9.1.d) de la Ley de Marcas permite oponerse a una marca posterior invocándola, pero exige acreditar «el uso o conocimiento notorio de dichos signos en el conjunto del territorio nacional», carga probatoria que rara vez satisface una sociedad de implantación local.

¿Qué protege exactamente la marca frente a quien usa su nombre?

El artículo 34 de la Ley de Marcas confiere un derecho exclusivo y faculta para prohibir a cualquier tercero el uso, en el tráfico económico, de un signo idéntico para productos o servicios idénticos, o similar cuando exista riesgo de confusión; si la marca goza de renombre en España, la prohibición alcanza incluso a productos no similares cuando el uso sin justa causa obtenga una ventaja desleal de su carácter distintivo o de su renombre, o les cause perjuicio. Lo decisivo, sin embargo, está en el artículo 34.3, que enumera lo que puede prohibirse en particular. Su letra d) permite prohibir «utilizar el signo como nombre comercial o denominación social, o como parte de un nombre comercial o una denominación social»; su letra e), «utilizar el signo en los documentos mercantiles y la publicidad»; y su letra f), usarlo «en redes de comunicación telemáticas y como nombre de dominio». El derecho de marca cubre, por tanto, terreno que la denominación social no cubre en absoluto.

Ese alcance tiene un matiz jurisprudencial. La Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Gran Sala) de 11 de septiembre de 2007, asunto C-17/06, Céline (ECLI:EU:C:2007:497), declaró que el uso por un tercero no autorizado de una denominación social, nombre comercial o rótulo idéntico a una marca anterior, al comercializar productos idénticos a los registrados, puede prohibirse si es un uso para productos que menoscaba o puede menoscabar las funciones de la marca, y solo se ampara si se ajusta a las prácticas leales en materia industrial o comercial. El conflicto no se resuelve, pues, porque el nombre figure en el Registro Mercantil, sino por cómo se usa en el mercado. La consecuencia de perderlo está tasada: según la disposición adicional decimoséptima de la Ley de Marcas, si la sentencia impone el cambio de denominación social y este no se efectúa en el plazo de un año, la sociedad queda disuelta de pleno derecho y el Registrador Mercantil practica de oficio la cancelación.

¿Conviene registrar además el nombre comercial?

Su régimen lo aproxima a la marca sin darle su alcance. El artículo 90 le confiere el derecho exclusivo a utilizarlo en el tráfico económico y el artículo 87.3 ordena aplicarle las normas sobre marcas en lo que no sea incompatible con su naturaleza: de ahí que el artículo 89 exija agrupar las actividades por clases con las mismas tasas que las marcas, y que el artículo 91 prevea su nulidad y caducidad por idénticas causas, carga de uso efectivo incluida.

A igualdad de coste y de trámite, la marca ofrece dos ventajas decisivas. La primera es de contenido: el ius prohibendi —el derecho a prohibir el uso a terceros— del artículo 34 alcanza al empleo del signo como nombre comercial o denominación social, en documentos mercantiles y en publicidad, de modo que la marca protege también el plano propio del nombre comercial. La segunda es territorial: el Reglamento (UE) 2017/1001 crea un título con carácter unitario en toda la Unión, conforme a su artículo 1.2, mientras que el nombre comercial es figura del Derecho español, sin equivalente unitario europeo. Por eso, por defecto, aconsejamos priorizar el registro de marca; los criterios técnicos de esa elección —distintividad, anterioridades, clases y ámbito territorial— los desarrollamos en nuestra guía sobre registrar una marca en España.

Decida también a nombre de quién registra: la marca puede pertenecer pro indiviso a varias personas, conforme al artículo 46.1 de la Ley de Marcas, pero inscribirla a nombre de la sociedad evita que la salida de un socio arrastre el signo del negocio.

¿Qué ocurrió con el rótulo de establecimiento?

Desapareció como modalidad registrable: el artículo 1 de la Ley de Marcas solo reconoce marcas y nombres comerciales. Su disposición transitoria tercera ordenó la extinción escalonada de los ya concedidos —agotada su vigencia registral, el registro queda «definitivamente cancelado», con remisión a la competencia desleal de los artículos 6 y 12 de la Ley 3/1991— y la cuarta preservó una protección extrarregistral limitada al término municipal. Hoy el letrero de un local se protege registrando el signo como marca, denominativa, figurativa o mixta.

Cómo le ayudamos en el registro de marca y nombre comercial desde RCM Legal

Existen dos situaciones que se repiten y que cuestan dinero. La primera: una sociedad se constituye con una denominación, invierte en rotulación, dominio y publicidad, y descubre después que un tercero tiene registrada como marca esa misma expresión en su sector; el desenlace puede ser un requerimiento, una demanda y la obligación de cambiar de nombre. La segunda, simétrica: la empresa registra su marca y advierte más tarde que otra sociedad ha accedido al Registro Mercantil con una denominación casi idéntica, porque el filtro de identidad no examina el riesgo de confusión ni el sector de actividad.

Desde RCM Legal ordenamos esa decisión antes de que se convierta en un problema: comprobamos la disponibilidad del nombre en los dos registros —el de Marcas de la OEPM y la Sección de denominaciones del Registro Mercantil Central—, decidimos con usted qué registrar y con qué alcance territorial, tramitamos la solicitud ante la OEPM o la EUIPO y, cuando surge el conflicto, formulamos la oposición o ejercitamos las acciones del artículo 34 de la Ley de Marcas. Como abogados especialistas en propiedad industrial y derecho mercantil en Murcia, si va a constituir una sociedad o lanzar una marca, cuéntenos su caso y le diremos qué debe registrar y dónde.